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Trade dress, la protección de marcas no tradicionales en América Latina

Por: Jaime de la Mora

5 de julio de 2023

Según diversos estudios de Propiedad Industrial, las solicitudes de marcas en América Latina aumentaron un 30% en el último año. Como bien sabemos, el principal fin para evitar que tus activos intangibles puedan ser tomados por un competidor, es asegurarse de que tu empresa cuente con la protección adecuada de dichos activos de importante valía.

En promedio, el 80% del valor de una compañía se deriva de sus activos intangibles, lo cual significa que las marcas, como las no tradicionales: olfativas, sonoras, hologramas o tridimensionales y la experiencia completa percibida por el consumidor, mejor conocido trade dress, tienen un impacto altamente significativo en tu organización. Y aunque es posible respaldar estos activos, cada país tiene su propia legislación que permite o no la protección de estos, o bien, contiene sus propias consideraciones, lo cual puede hacer que el proceso sea complicado y costoso.

Al proteger este tipo de marcas y el trade dress, se busca evitar la confusión o el engaño en el mercado y preservar la competencia justa, así como abrir nuevas oportunidades para la monetización de las marcas.

El trade dress puede ser registrado como una marca comercial si cumple con los requisitos establecidos por la legislación aplicable. De no proteger dichas características distintivas o el trade dress, o hacerlo de forma inadecuada, puede implicar algunos riesgos tanto para los propietarios de la marca como para los competidores. Algunos ejemplos son:

  1. Confusión y dilución de marcas: Si un trade dress es demasiado similar al de otra marca existente, puede haber confusión entre los consumidores.
  2. Infracción de derechos de propiedad intelectual: El uso no autorizado o la reproducción de una marca o trade dress protegido puede significar una infracción de los derechos de propiedad intelectual de un tercero.
  3. Dificultad para proteger elementos no distintivos: Algunos elementos pueden ser difíciles de proteger legalmente si se consideran genéricos, funcionales o comunes en la industria.
  4. Costos de protección y mantenimiento: Al no proteger de manera adecuada tu marca podría implicarte un alto costo por la defensa de tus derechos en caso de alguna infracción. Es por eso que es fundamental para los propietarios de las marcas tomar las medidas necesarias.

Sin embargo, es importante conocer los múltiples beneficios que brindan las marcas no tradicionales si son llevadas por buen camino. Algunas de ellas son:

Innovación: Destacan por su enfoque innovador. Rompen con las convenciones y proponer nuevas soluciones, productos o servicios distintos a los que se encuentran en el mercado.

1.- Personalización: Regularmente se centran en ofrecer productos o servicios altamente personalizados.

2.- Agilidad y adaptabilidad: Son más ágiles y flexibles en su forma de operar.

3.- Enfoque en nichos específicos: Se dirigen a mercados específicos y que las marcas tradicionales olvidan.

4.- Disrupción del mercado: Desafía el status quo y sacuden en industrias establecidas.

5.- Precios competitivos: Adoptar modelos de negocio ágiles y eficientes compiten en comparación con los de las marcas tradicionales.

6.- Experiencias de compra únicas: Ofrecen experiencias de compra distintas y memorables.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) a través del Comité permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas, ha intentado establecer criterios para regular las mismas, pero no se ha conseguido establecer un acuerdo armónico debido a la complejidad que estas generan.

Expertos en ClarkeModet, han construido el siguiente mapa que recopila la opinión de expertos en la protección de marcas donde podemos observar cómo se aplica la protección de marcas no tradicionales y trade dress en los once principales países de américa latina donde tienen presencia.

Algunos hallazgos interesantes es que en México la protección de marcas no tradicionales está legislada, pero en Brasil y Chile, no hay una especificación legal para la protección del trade dress, sin embargo, es posible proteger la imagen establecida con estrategias personalizadas, de acuerdo con el producto o servicio. Por ejemplo, el registro de envases como marca tridimensional o diseño industrial y la protección de la identidad visual a través de la competencia desleal o incluso a través de los derechos de autor.

Por otro lado, en Perú, no existe como tal la figura del trade dress, pero se puede solicitar el registro como empaque o marca tridimensional. En cuanto a las olfativas, sí pueden registrarse, pero no hay ninguna inscrita debido a la complejidad en representar el olor gráficamente, mismo caso para Uruguay, donde no está regulado un formato para presentar estas marcas.

En la mayoría de los países la protección del color es posible solo mediante la combinación de los mismos y no de manera aislada.

Proteger tus marcas no tradicionales y trade dress es esencial para garantizar el éxito y la supervivencia de tus activos. Al hacerlo, podrás obtener beneficios como la exclusividad en el mercado, la protección de la reputación de la marca y la expansión internacional, así como generar diversas oportunidades de monetización por medio de la explotación de tus derechos, por ejemplo: el licenciamiento de marcas, alianzas, figura tridimensional en empaques, entre otros. Tomemos el caso de la protección de la marca de chocolate Turín y sus marcas no tradicionales como el registro de su característica de marca tridimensional, no solo han sabido explotar la propuesta de sus

diversos empaques, sino la aplicación de su sabor en paletas y pasteles. Gracias a esto, la compañía pudo consolidar su posición en el mercado y expandir su modelo de negocio.Estar consciente del valor de tus marcas y conocer las opciones de protección para tu producto o servicio en algún país de Latinoamérica es vital, así como, contar con la asesoría experta de un profesional de Propiedad industrial para realizar una estrategia de protección idónea en la región latinoamericana, para maximizar los derechos de tu organización.

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