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Patentes de plantas en México: tribunales revierten la exclusión de patentabilidad de métodos de mejoramiento asistido por marcadores

Por: Eder Gutiérrez, Paulina Aguilera, Alberto Ávila

16 de enero de 2024

En los últimos meses, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ha revertido en una serie de tres sentencias consecutivas los criterios actualmente vigentes adoptados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en cuanto a la patentabilidad de las técnicas modernas de mejoramiento de plantas, incluyendo los métodos de mejoramiento asistido por marcadores y las plantas obtenidas mediante tales métodos.

El TFJA ha concluido en sus sentencias que dichos métodos no corresponden a métodos esencialmente biológicos, sino a métodos biotecnológicos que requieren un grado suficiente de intervención técnica especializada. Por lo tanto, no deben quedar excluidos de la protección por patente según la Ley de Propiedad Industrial.

Anteriormente, el IMPI interpretaba estrechamente y aplicaba que la exclusión en el Artículo 16, fracción I, de la Ley de Propiedad Industrial (LPI), debía aplicarse exclusivamente a solicitudes dirigidas a métodos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas, otorgando patentes a solicitudes dirigidas a plantas producidas mediante métodos que comprenden al menos un paso técnico, ya sea una técnica molecular o genética, como la selección asistida por moléculas (SAM).

Sin embargo, desde 2017, el IMPI cambió este criterio histórico, adoptando el aplicado por la Oficina Europea de Patentes (EPO) en cuanto a la definición de «procesos esencialmente biológicos» y la extensión de la exclusión de patentabilidad a los productos de procesos esencialmente biológicos. Sin embargo, contrario a lo sucedido en Europa, el IMPI actuó sin que existiera una discusión paralela en los tribunales locales, una enmienda similar del reglamento correspondiente o una fecha límite para la aplicación del criterio, afectando a todas las solicitudes pendientes examinadas bajo la LPI. Desde entonces, el IMPI ha objetado las solicitudes de patente enfocadas en plantas no modificadas genéticamente, obtenidas mediante un proceso que comprende al menos un paso técnico, como técnicas asistidas por marcadores u otras técnicas moleculares, pero que también comprenden pasos de cruce, retrocruce y selección, alegando que tales plantas se obtuvieron a partir de procesos esencialmente biológicos. Los procesos relativos también se han objetado con base en el mismo argumento.

Como consecuencia de este cambio, dichas objeciones han sido impugnadas ante el TFJA.

Recientemente, el TFJA resolvió favorablemente para el demandante tres juicios que impugnaban resoluciones del IMPI que rechazan solicitudes dirigidas a métodos de mejoramiento de plantas que involucran técnicas moleculares o genéticas, así como las plantas que expresan un rasgo agronómico deseable y producidas mediante tales métodos. En este sentido, el Tribunal concluyó que las invenciones reclamadas no caen en las excepciones de patentabilidad definidas en la LPI, revocó la resolución que negaba las solicitudes y ordenó el otorgamiento las respectivas patentes.

El Tribunal basó sus decisiones en el análisis de dictámenes periciales para determinar si los métodos de mejoramiento de plantas reclamados en la solicitud podían definirse como esencialmente biológicos. Según las opiniones de los peritos, las invenciones reclamadas no pueden producirse espontáneamente sin intervención humana; al contrario, comprenden pasos técnicos de biología molecular que definen el proceso, considerado en su conjunto, como uno biotecnológico. Por lo tanto, el Tribunal concluyó que el IMPI calificó incorrectamente las invenciones como procesos esencialmente biológicos, excluidos de la protección por patente según el Artículo 16, fracción I, de la LPI.

Además, el Tribunal determinó que los métodos de mejoramiento de plantas que involucran pasos como la SAM o la recombinación por fusión de protoplastos, son métodos biotecnológicos que requieren implementación en un laboratorio, excluyendo la posibilidad de lograr los mismos resultados de manera natural mediante el mero cruce sexual de los progenitores.

Cabe destacar que, en una de sus sentencias, el Tribunal se pronunció sobre la exclusión de patentabilidad establecida por el Artículo 16, fracción I, de la Ley de Propiedad Industrial, sosteniendo que dicha exclusión no podía extenderse a los productos (plantas), ya que la fracción I del Artículo 16 se refiere a procesos.

A diferencia de la LPI, actualmente abrogada, la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), en vigor desde noviembre de 2020, contempla la exclusión tanto de procesos esencialmente biológicos como de los productos resultantes de tales procesos.

Sin embargo, la LFPPI aún no delimita los criterios de patentabilidad aplicables para definir un proceso como esencialmente biológico. En este sentido, estas decisiones del TFJA establecen un precedente para definir legalmente «procesos esencialmente biológicos» bajo tanto la LPI como la LFPPI. Esto significa que las sentencias del TFJA podrían utilizarse para respaldar la patentabilidad de procesos para producir plantas que involucren pasos biotecnológicos (así como los productos resultantes).

Por el momento, sin tal definición y teniendo en cuenta el marco legal actual, los solicitantes interesados en buscar la protección de solicitudes relacionadas con invenciones de plantas deben demostrar que no resultan de ni se dirigen a procesos esencialmente biológicos. Aunque el razonamiento del Tribunal aplicado en estos casos no es vinculante, proporciona una perspectiva más favorable para este tipo de invención en la etapa de apelación.

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