El pasado 18 de diciembre de 2017, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sentencia 554/2017) falló en un procedimiento que enfrentaba a las compañías The Hut.com Limited y a Clinical Nutrition, S.A. en relación con la caducidad parcial contra la marca española No. 2.887.852 "MYPROTEIN" en clases 5 y 32 a nombre de esta última compañía.

El asunto que se plantea es un recurso contra una Sentencia del Juzgado de lo Mercantil que estimó que el titular de la marca anterior en base a la cual se basaba una oposición que había llegado a probar que la misma había sido objeto de uso real y efectivo en España.

Este uso se acreditó, únicamente para ciertos productos incluidos en la clase 5 de la clasificación internacional de Niza.

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es claro que, cuando una persona física o jurídica, solicita el registro de una marca y se le opone el titular de una marca anterior alegando que existe riesgo de confusión entre ambas, el solicitante de la nueva marca está legitimado para entablar una acción de caducidad contra la marca oponente (siempre y cuando se cumplan con los requisitos de los artículos 55 y 58 y en relación con el 39 de la vigente Ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre que exige un uso real y efectivo en España para los productos y/o servicios para los cuales esté registrada la marca). Asimismo, la obligación de uso alcanza a todos los productos y/o servicios para los que una marca esté registrada, si bien es cierto que, en el propio cuerpo normativo, art. 60, ser recoge la posibilidad de apreciar una caducidad parcial en el caso en el que únicamente se pruebe el uso para parte de los mismos.

Lo que subyace en el fondo de este asunto es que si únicamente se aprecia relación/similitud con ciertos productos (no todos) de aquellos para los que está registrada la marca anterior y es respecto a estos, que se aprecia relación con los solicitados por la nueva marca, si el solicitante de la marca posterior tiene o no legitimación activa para instar la caducidad por falta de uso de la marca prioritaria en relación con todos los productos y/o servicios para los que no haya sido usada real y efectivamente o si, por el contrario, únicamente tendrá legitimación activa para solicitar la declaración de caducidad en relación con los productos y/o servicios concretos en los que se genera riesgo de confusión con la marca posterior y que son los que constituyen un impedimento para el registro de su marca.

En esta Sentencia, la Audiencia Provincial de Barcelona viene a revocar la Sentencia de instancia que concluyó que sí que se había conseguido demostrar el uso real y efectivo de la marca anterior para todos los productos de las clases 5 y 32 para la cual estaba registrada, por lo que sigue la línea de la primera de las teorías.

En efecto, el titular de la marca lo prueba únicamente para los siguientes productos: "batidos con sabores y barritas con elevado valor proteico" (uso en relación con productos y bebidas dietéticas) y complementos nutricionales incluidos en las clases 5 y 32 y la comercialización de un producto indicado para pacientes afectados de desnutrición o con riesgo de sufrirla. Este último producto, bajo prescripción médica. Por tanto, la Audiencia, considera probado el uso sólo para estos productos.

Así la Sentencia viene a concluir que "para que deba fracasar en toda su extensión la acción de caducidad ejercitada, no basta que se hubiera acreditado el uso efectivo en alguno de los productos de las clases mencionadas […] sino que es preciso acreditar el uso en todos y cada uno de los productos para los que el signo se encuentra registrado".

En consecuencia, y tras el análisis exhaustivo de cómo deben considerarse los productos para los cuales se ha probado el uso, la Sentencia, considera que sí que debe concluirse CADUCADA para todos los productos de las clases 32 y 5 pues no ha sido probado el uso, salvo "productos farmacéuticos y sustancias dietéticas para uso médico" incluidos en la clase 5.